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对同一技术方案被授予两个专利案件的审理
基本案情1985年4月1日，方某就同一个技术方案同时向原国家专利局申请强应力定位万能顶尖实用新型和发明专利。1986年12月3日实用新型强应力定位万能顶尖被授予专利证书，专利号为85200959，到1993年8月18日被公告保护期限届满。强应力定位万能顶尖发明于1987年10月22日被授予发明专利证书，专利号为85102439.4。1988年4月20日，方某作为甲方与乙方某机械厂签订一份专利许可使用合同（下称许可合同），约定：甲……
1995年1月25日（实用新型专利有效期届满已近两年），双方在结算专利许可费的同时就该合同签订了一份延续协议，内容有延续期从1993年7月20日至2000年5月1日，延续期间月分成费以销售额计算等。后双方发生争议，方某诉至法院，要求机械厂继续履行协议约定的提供销售报表义务并承担违约责任。机械厂答辩称，许可使用的专利早已到期，不应保护，延续协议无效，不应承担任何责任。
判决要旨
一审法院认为，原告将已经超过保护期的专利继续转让，违反合同法第三百四十四条的禁止性规定，机械厂不履行延续协议不构成违约，遂判决驳回方某的诉讼请求。
方某不服一审判决提起上诉称，签订延续协议时实用新型专利无效，但是发明专利及提供的其他技术秘密仍然有效，请求判决机械厂败诉，按合同约定履行义务并承担违约责任。
二审期间，方某又明确发明专利与许可合同及其延续协议无关，放弃要求认定机械厂使用其发明专利技术方案的请求，同时又明确其延续协议期间提供的技术服务与许可合同履行期间的技术服务内容基本一致。故二审法院认为，许可合同及其延续协议的性质是方某许可机械厂使用实用新型专利技术生产出专利产品，而不是许可使用发明专利技术，因为作为权利人方某在庭审中已经明确其发明专利与本案的许可合同及其延续协议无关，故对是否使用发明专利一节事实不予理涉。
评析
一、本案一审法院围绕原告的诉讼请求，仅对被告机械厂是否违约进行了审理。一审法院认为：根据合同法第三百四十四条的规定，专利实施许可合同只在该专利存续期间内有效。本案中的实用新型专利权于1993年3月31日有效期届满，故在专利有效期届满后原告对该延续协议约定其应当承担的义务已经不能履行，被告也无须向原告履行该延续协议所约定的义务，故被告并不构成违约。至于原告是否将发明专利技术或技术秘密提供给被告使用属另一法律关系，不属本许可合同约定的范围，原告可以依法另行主张。
由于一审法院仅具有技术（包括专利技术）合同纠纷案件的管辖权，不具有专利权属争议及专利侵犯的管辖权，故审理过程中遇到是否存在使用发明专利的问题，以及发明专利的侵权问题，要求当事人另行起诉值得商榷。因为本案的许可合同及其延续协议是否有效，以及履行合同过程中双方的权利义务是否发生变化是争议的主要焦点，法院应予以裁判。如果认定实际履行许可合同过程中发生变更的问题，机械厂使用了发明专利，则承认延续协议仍然有效，是否违约的问题应当进一步审理。如果不认定实际履行许可合同过程中存在变更的问题，与发明专利无关，所谓的提供技术秘密也不过是履行许可合同中的从属义务，也不存在另行起诉的问题，法院应当明确不存在违约的基础上，直接对此作出裁判。审理中如果涉及专利侵权问题，应当移送有管辖权的法院处理。
二审法院准备根据权利人方某的要求，对机械厂继续使用实用新型专利技术方案是否违约以及是否构成对发明专利的侵权进行全面审理，但是在庭审中方某明确放弃了追究机械厂使用其发明专利技术方案的请求，故二审法院对此未予理涉是正确的。
二、如果方某坚持机械厂使用的技术方案侵犯了其仍然有效的发明专利技术方案，或以侵权之诉起诉，法院对此如何处理值得研究。因为方某的实用新型专利的有效期（包括续展期3年）至1993年3月31日已届满，于同年8月18日被公告终止，而延续协议签订时发明专利仍然处于有效期内。是以合同实际履行变更来认定机械厂使用了发明专利技术方案构成侵权，还是以机械厂继续使用到期的实用新型技术方案不构成侵权来进行认定的问题值得研究。实用新型专利到期后，被许可方继续使用已经到期的实用新型专利技术方案是否构成对同一个技术方案的发明专利侵权的性质如何认定及处理问题，容易引起争议。本案实质上已经牵涉到专利权利行政管理与专利侵权司法审查的冲突问题。
对如何处理本案存在明显分歧，笔者归纳有两种处理办法，且第二种处理办法中又有结论截然不同的两种意见。
第一种认为，可以中止审理。理由是：我国实行的是专利授权及无效的行政审查制度，而法院应当明确其职责界限，即在民事案件审理中不直接认定专利是否有效。本案如果是侵权之诉，机械厂作为被控侵权人应当首先向专利复审委申请宣告专利无效，理由是同一个技术方案重复授权两个专利违反专利法及其实施细则的相关规定；同时在答辩期内向法院提出中止本案审理的申请。结合2001年6月19日最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律的若干问题》第11条的规定精神，考虑本案的实际情况，法院可以中止审理，等专利复审委的无效申请处理结论作出后再根据专利权的效力对是否侵权予以裁判；如果当事人对该结论不服提起行政诉讼的，还要等行政诉讼的结果作为该专利权利是否有效的判断依据。法院在民事纠纷中不予直接裁判该发明专利是否有效的问题，必须以专利复审委的复审结论或行政诉讼后的行政诉讼裁判结果作为本案处理的依据。该种处理办法在目前是比较通行的做法，但其缺点也是明显的：处理周期太长，不能及时有效地明确权利的真正状态，从而保护当事人的合法权益；而且与最高法院上述司法解释中所提倡的不轻易中止审理、提高审判效率的要求相悖。因为专利无效宣告程序及行政诉讼程序需要花费相当长的时间，再加上一、二审的诉讼程序，花费的时间可能是数年。一旦权利人启动诉讼保全程序，机械厂已经投入的厂房及机器设备将要强行被长期闲置，已经超过保护期的实用新型技术方案又将变相地被延期保护数年。
第二种认为，法院不必中止审理，可以径行裁判。但是径行处理的结果又截然不同：一种意见认为，按照最高法院上述解释规定发明专利案件可以不中止审理的精神，如果法院直接审理，则应当认定机械厂构成对方某发明专利的侵权，承担侵权的法律责任。因为发明专利依然有效，法院应当依法予以保护。对于重复授权的问题，依照我国目前的法律规定的体制，仍然由专利复审委接受专利无效宣告申请后启动，法院在审理民事案件中无权认定和处理专利是否重复授权而有效的问题。故法院在专利民事侵权纠纷中无需考虑专利行政管理中是否存在行政瑕疵的问题，更无权审查是否存在重复授权问题。因为专利权属于私权，是否启动专利无效宣告程序也属于私权，作为法院是不能主动启动和考虑该程序的。判决一旦发生法律效力后，即使将来发生该发明专利被宣告无效的情形，也只能够按照专利法关于专利被宣告无效后的程序规定处理。该意见是一种机械执法的教条主义理解，根本不考虑解决在行政授权明显存在错误的情况下，如何保护社会公众利益和当事人的合法权益的
问题，其本质上也没有考虑本案的实际情况，以及专利的本质是推进科技进步的目的。第二种意见则认为，法院可以直接裁判机械厂不构成侵权，机械厂无须承担任何侵权责任。因为法院处理案件是寻找最佳的利益平衡，如何体现专利制度推进科技进步的本质目的，保护社会公众利益和当事人的合法权益尤为重要。本案中法院在并不认定发明专利是否有效的情形下，参考该技术方案明显存在被重复授予专利的情况，可以直接根据机械厂继续使用的技术方案与已经超过保护期的实用新型技术方案是否相同或等同来进行判断，以确定是否构成公知技术公用问题，而无需考虑发明专利的效力问题。法院并不对发明专利是否有效直接进行裁判，仅是明确继续使用已经超过保护期的实用新型技术方案并不违反已有公知技术公用的法理。
第二种意见的具体理由如下：
1.法院应当考虑明显存在的行政授权瑕疵的影响。在专利民事纠纷中，法院无权审查专利的有效性，但是并不排除法院把是否存在重复授权的行政授权瑕疵的情形作为公平、公正角度衡量的一个考虑因素。专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”明确了不能两个申请人都被授予专利权。同时专利法实施细则第十三条第一款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利。”由此可见我国专利法是禁止重复授予专利的。专利法规定不允许重复授权的理论依据是专利的独占性和排他性，其目的在于在保护专利权的同时保护社会公众利益。一旦允许两个相同的发明创造可以一先一后被授予专利权，无疑会延长对该技术方案的保护期，不仅违反了专利权具有法定时间性的限制，而且会损害公众利益，不利于发明创造的推广利用。对“重复授予”的理解问题，司法实践中存在不同的认识。一种观点认为，专利法规定的重复授予的对象是两个以上的人就同一个技术方案重复申请专利，不包括同一个人的情形；但是多数意见认为应当包括同一个人就同一个技术方案重复申请两个专利的情况。“重复”一般包括两层涵义，即按照《新华字典》解释，“重复”是指“同样的东西再次出现”或者“按照原来的样子再次做”。而“同样的发明创造”是指两项以上发明创造专利的权利要求记载的技术内容、技术方案相同，也包括技术内容、技术方案相等同的情况。（注：程永顺：“重复授予的专利权应宣告无效”，载2002年11月6日《人民法院报》第三版。）需要说明的是：专利申请人在专利申请过程中将相同的发明创造同时申请一项实用新型专利、一项发明专利，在面临授权时再明确选择其中一项而放弃另外一项申请，并不违反法律规定。因为法律禁止的是同样的发明创造有两个以上的专利权被授予，而不是禁止两个以上专利权的申请。专利权作为一种私权，申请人完全可以将同一发明创造同时申请实用新型和发明专利。但是不能最终都被国家知识产权局（原专利局）同时授予专利权，同一个技术方案仅能被授予一个专利，权利人只能选择实用新型专利或者发明专利一项，不允许二者同时并存。本案中发明人方某在法院明确陈述：发明专利与实用新型专利的技术方案、技术内容完全相同，而且是在1985年4月1日同时将一式两份的申请材料分别提交原国家专利局实用新型审查部和发明审查部审查的，最后确定的两个专利的权利要求书文字稍有不同，但专利名称和解释权利要求的专利附图完全一致，最终被分别授予了两个专利权利。当法院问及权利人方某二者有何区别时，权利人本身也说不清楚。故该案件涉及的实用新型专利与发明专利明显存在重复授权的可能。
2.本案可以运用已有公知技术抗辩。首先，机械厂使用的技术方案的来源是被许可使用的实用新型专利中的技术方案，对此双方没有异议；其次，在本实用新型专利法定保护期届满以后，该实用新型专利包含的技术方案已经进入公知领域，成为公知公用技术方案，对此双方也没有异议；第三，机械厂在实用新型保护期届满后继续使用的技术方案与发明专利的技术方案一致或等同，两个专利的发明实际上仅有一个技术方案，对此双方也没有任何异议，只是因为行政机关的瑕疵而重复授予发明专利的缘故，被人为地分成了两个技术方案。因为本案中机械厂作为被控侵权人，其使用的被控侵权技术方案实际上就是延续其被许可使用的实用新型专利技术方案，没有作任何改动。故按照实用新型专利技术已经超过保护期，而进入公知领域可以公用的事实，一直使用该技术方案的机械厂继续使用已进入公知领域的技术方案，法律是不应当禁止的，因为该使用行为并不构成对发明专利中所虚拟的另外一个（事实仅有一个）技术方案的侵权。故法院应当结合本案的具体情形，认定机械厂的已有公知技术抗辩成立。有观点认为，本案机械厂以实用新型专利技术方案进行抗辩不能构成已有公知技术抗辩，因为公知技术必须是在专利申请日前已经被公知公用的技术。方某将其技术方案同时申请实用新型与发明专利，并不能够认定实用新型的技术方案在发明专利之前已经被公开，故发明专利申请专利时其技术方案并不能确定已经进入公知领域，所以不能适用已有公知技术抗辩。该观点实属于舍本逐末。机械厂作为发明专利技术方案的被控侵权人，同时又是实用新型专利技术方案的被许可人，以被许可使用的实用新型专利技术方案超过保护期已经进入公知领域仍然继续使用进行抗辩，就已经足够了。该抗辩既符合公平原则，也不违反法律的规定，属于已有公知技术抗辩的范畴。（注：至于机械厂以外的第三方能否运用公知技术抗辩的问题更为复杂，本文限于篇幅不予讨论。）
3.法官的价值取向是既要保护专利权人的利益，同时更要考虑社会整体利益。首先，尽管在民事纠纷中法院没有权力直接认定现行发明专利是否有效，但应当考虑我国设立专利制度的本质是促进科技进步，专利一旦超过保护期限，该专利受保护的技术方案应当无条件地被全社会公用，不能因为专利行政管理部门的工作失误而违反公平原则，保护不当的利益，变相地延长实用新型专利技术方案的保护期。试想如果机械厂明知该实用新型专利到期将要被无偿公用，而进一步扩大生产规模，已经投入了大量的人力和物力。此时面临侵权指控而被迫停止生产，本来是可以合法地生产和销售的专利产品反而变成了所谓的“侵权产品”，对机械厂来说是不公平的。而且一旦进入诉讼，尽管最终可以胜诉，但按照第一种观点处理将要耗费长达数年的时间。在当今市场经济的体制下，对一个企业来说将意味着停产或转产。其次，从民法的“帝王条款”——诚实信用的角度衡量，权利人方某为了取得利益，在明知有两个专利的情况下（据其自称是签订合同时发明专利证书还没有拿到手的缘故，但是按照法律规定已经可以许可转让），仅仅许可一个实用新型专利；而被许可人机械厂已经相应地支付了该完整的技术方案的对价，并且准备在保护期届满后利用该完整的技术方案继续进行生产和销售。但方某同时拥有仍然生效的发明专利，并没有与实用新型专利一同许可机械厂使用，变相延长了其实用新型专利的保护期，对机械厂和整个社会来说都是不公平的，法院不应违反公平原则对非法或者明显不合理的利益提供保护。
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